闫文军
按专利法理论，专利权人自己生产的或授权他人生产的专利产品售出后，购买人可以使用该产品并可以为了使用而对该产品进行必要的维修。但如果在该专利产品报废以后，购买人又在该产品的基础上重新制造一个专利产品，则可能侵犯专利权人的专利权。什么行为是法律允许的修理，什么行为是法律不允许的再造，这是一个既涉及事实又涉及法律的复杂问题。对于因此而引起的纠纷，美国一百多年来有大量的判例。我国的学者、专家对这些判例也进行了一定的介绍。[i]我国虽然还没有出现过类似纠纷，但这一问题已引起我国司法界的注意。最高人民法院正在制定的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》也涉及到了这一问题。[ii]为了深入探讨这一问题，笔者将介绍更多的美国判例，并对这些判例进行简要分析，希望对我们制定司法解释和处理有关纠纷有所裨益。
一、美国有关专利产品“修理”与“再造”的判例简介
在大量的美国判例中，笔者选择了以下十一个判例。这些判例，有的是曾被反复引用的经典判例，有的是具有“新颖性”的最近几年刚作出的判例。
1、“刨床案”（Wilson v. Simpson）[iii]
此判例是美国最高法院于1850年作出的，是美国第一个有名的关于区分专利产品“修理”与“再造”的案件。案中的专利产品是一种刨床，该刨床是由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等组成。其中刀片使用几个月以后就不能再用了。被告是该专利产品刨床的使用人。在刨床中的刀片用钝以后，被告从第三人处购买了这种刀片更换了用旧的刀片。原告认为，当刀片报废后，专利产品从物质上来说已经不存在了。如果更换一个刀片，就是制造了整个专利产品，构成侵权。美国最高法院认为，“根据本案的证据，这种刨床可以使用几年，而刀片每60天到90天就需要更换一次。在购买者购买刨床时，更换刀片的权利就转移给了顾客，否则，顾客购买这种刨床是没有用的。我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律，或侵犯了原告的专利权。”法院指出，即使一个部件损坏而使整个机器不能使用，并不能说机器“不存在”了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。更换一个破损的部件，不管是用旧的还是损坏的，也不管它是不是专利产品中的重要部件，都只是法律允许的修理。当顾客购买了一个机器时，他将机器作为一个整体使用，更换破损的部件，只是顾客为保证使用而行使的维修权利。如果只是对购买的专利产品更换刀片，这对专利权人有什么损害呢？最后，法院认定被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。
2、“棉包捆扎带案”（Cotton-Tie Co. v. Simmons）[iv]
此判例是美国最高法院于1882年作出的，是一起认定构成再造的案件。本案中所涉及的专利产品是棉包捆扎带，这是一个由金属扣和金属带组成的用于捆扎棉包的带子。顾客从专利权人处购买了这种捆扎带以后，用于捆扎棉包以便于把棉包从种植园运到棉花加工厂。在棉花加工厂，这种带子被分割为若干段。被告将分割后的碎片收集起来，并铆接在一起，再加上原来的金属扣，作为新的棉包捆扎带出售。美国最高法院认为，“不管被告对使用旧金属扣有什么权利，他都不能将金属扣和实质上新造的金属带连接在一起，来制造一个棉包捆扎带。当被告将金属扣连接在用旧带子的碎片铆接在一起而制成的金属带上时，他制造了棉包捆扎带。将带子碎片连接成一体，在通常意义上，不是对带子的修理。带子被顾客在棉花加工厂自愿割开，因为带子已完成了其捆扎棉包以便于从种植园向加工厂运输的作用。它作为带子被使用的性能已经被自愿地破坏了。”据此，法院认为被告的行为属于对专利产品的再造而不是修理，因而构成侵权。
3、“帆布车顶案”（Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.）[v]
此判例是美国最高法院于1961年作出的，在后的类似案件几乎无一不引用该判例。该案中的专利涉及一个敞蓬车的帆布车顶。该帆布车顶由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成，各组成部件没有单独申请专利。专利权人将该专利许可给通用汽车公司使用。这种帆布车顶中的帆布在使用三年之后就会因风吹日晒而不能使用，而其他部分基本是完好的。被告生产专用于这种车顶的帆布，并把帆布裁剪为适合的形状，出售给车主以更换用旧的帆布。原告专利权人指控被告侵犯其专利权。一审和二审均认为侵权成立，其主要理由是“帆布并不是使用寿命短而且便宜，可以使我们认为车主合理地相信更换帆布只是对车顶的简单修理。”美国最高法院以多数法官的意见改判了该案，少数人的意见也在判决中进行了阐述。Whittaker法官代表美国最高法院起草的判决意见认为，被告的行为没有构成直接侵权，而是否构成间接侵权（帮助侵权）要看车主未经专利权人同意私自更换帆布是否构成直接侵权。“原审没有采用Wilson案件确立的简单而实际的检验标准，而是考虑了专利部件的效用。专利部件的效用对于区分修理与再造是没有决定作用的。……专利法确定的原则是：对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，而各组成部件并不单独受保护。……一个组合专利中的部件，如果没有单独享有专利，则不能受专利独占保护，不管它对专利多么重要，也不管这一部件的更换多么昂贵，多么困难。专利作为一个整体来保护，不能将发明归因于一个因素。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，‘实质上制造一个新产品’的重新制造。只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有人修理财产的合法权利。因此，本案中的行为应视为修理而不是再造。” Brennan法官补充了自己的意见：我同意本案中的更换是修理而不是再造，但我不同意Whittaker法官的判断方法。那个标准对于认定再造太窄了。有时更换一个产品中的非专利部件即使没有再造整个专利产品也构成再造。区分修理和再造，没有所有的案件都适用的唯一标准。这需要考虑很多因素，如：更换部件的寿命与整个产品寿命的关系，更换的部件对于发明的重要性，更换部件的价值与整个产品价值的关系，专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图，购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的，以及其他相关因素。帆布的寿命是三年，而其他部件的寿命几倍于帆布，更换帆布的价格是30至70美元，而其他部件的总价值是大约400美元。考虑到这些因素，更换是对破损部件的更换而不是对专利产品的再造。帆布经风吹日晒在其他部件损坏前就不能使用了，其易损性以及对比整个产品的低价性和其易换性都导致一个结论。我认为更有说服力的是，就帆布的作用和整个发明来说，只是“修理”。
4、“罐头加工机案”（Wilbur-Ellis Co. v. Kuther）[vi]。
这是美国最高法院于1964年作出的判例，是一起认定“类似修理”的案件。原告拥有一个罐头加工机组合专利，他授权他人生产并销售了用于生产1磅罐头的加工机。被告购买了四个二手的罐头加工机，其中三个已生锈并不能使用，另一个也需要清洗。被告将这些机器修复，35个部件中的6个改变了尺寸，使这种机器能生产5盎司的罐头。一审和上诉法院认为，更改机器使之能生产不同规格的商品，属于专利权人的权利，被告构成侵权。美国最高法院认为，这四个罐头加工机并没有报废，在经过清洗和修理后还可以使用若干年。如果他们被修理后用于加工1磅的罐头，无疑那是修理而不是再造。当其中6个部件被改变尺寸时，也不会侵犯专利权。因为机器所加工的罐头的规格不是发明的一部分，这6个部件的尺寸、位置、形状和构造也不是发明的一部分。被告改变旧机器的尺寸以用于加工不同规格的商品，不是习惯意义上的修理。但他的行为类似修理，因为它涉及旧机器的使用性能，而原告已经在旧机器上得到了许可使用费。只有在专利权人排除他人制造专利产品的权利受到侵犯时，才能称为再造。对专利产品中6个非专利部件的加工提高了机器的使用性能，那不构成再造。原告主张被告只得到使用这种机器加工1磅罐头的许可，但在机器出售时是没有任何限制条件的。当专利权人将专利产品出售以后，他得到了对价，同时放弃了限制他人使用的权利。最后，法院认定，被告的行为类似修理，不构成专利侵权。
5、“离合器案”（Dana Corp. v. American Precision Co.）[vii]
此判例是美国联邦巡回上诉法院于1987年作出的。此案中的专利涉及重型卡车上的离合器，该离合器是由不单独受专利保护的部件组成的。当专利产品离合器出现故障后，一般是整个离合器被更换下来。被告收集了被更换下来的旧离合器，并把它们拆开。被告使用其生产线组装离合器，其中所用的部件主要是从旧离合器上拆下来的，同时也有少量的新部件。这样组装后的离合器，有的全部使用了旧离合器上的部件，但各部件可能来自不同的旧离合器，有的大部分是旧离合器上的部件加上个别新部件。被告将组装后的离合器进行销售，而组装后的离合器与受专利保护的离合器是一致的。专利权人起诉被告侵犯其专利权，认为被告的行为是再造专利产品。联邦巡回上诉法院认为，把旧专利产品拆开后重新组装，并不是将专利产品自愿破坏后重新制造；使用生产线对专利产品拆装，不顾部件原来自于哪个产品，只是一个经济和效率的问题，与逐个拆开并更换少量已损坏部件后重新装配是同一个效果；以商业规模大量组装，不改变其行为的性质。最后，法院认定被告的行为是修理而不是再造。
6、“冶金气泵案”（The Carborundum Company d/b/a Metaullics Systems Division and Metaullics Systems CO. L.P.V. Molten Metal Equipment Innovations, Inc. ）[viii]
这是美国联邦巡回上诉法院于1995年作出的判例。原告拥有一项名为“空气注入设备”的专利，这项专利保护的是一种用于冶金的设备，包括融化和净化装置，如反射炉、充气泵、注气导管等。但原告并不销售该专利中的整个系统，而只是销售气泵和导管。气泵是专用于上述专利的。原告在销售时并没有提及上述专利，也没有对顾客使用这种泵提出限制条件。除此之外，原告还销售气泵的配件。被告也生产这种冶金气泵以及泵的配件。被告的气泵大多数销售给了使用原告气泵的客户，客户将原告的气泵换为被告生产的气泵并继续使用。原告向法院提起诉讼，认为被告构成帮助侵权和引诱侵权。联邦巡回上诉法院认为，被告主张，原告出售的气泵除用于专利外没有其他用途，这样原告在出售气泵时就默示许可客户可以无限制地实施其专利。虽然我们同意客户有实施专利的默示许可，但对许可的范围和含义，我们不同意被告的主张。原告销售气泵的情况表明，其顾客可以实施该专利，并且可以进行修理。但不能认为原告及其客户预期其实施专利的期限超过气泵的使用寿命。原告只销售气泵，而不是整个设备，我们认为默示许可只在气泵的使用寿命内。在原告出售的气泵已经报废以后，被告销售专用于专利的气泵使客户更换了已经报废的气泵并继续使用，已超出了原告默示许可的范围。被告的行为构成帮助侵权。
7、“压力袖案”（Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc）[ix]
此判例是由美国联邦巡回上诉法院于1996年作出的。原告拥有一个医疗设备专利，该设备主要用于向患者四肢加压，以治疗和防止静脉血栓。该设备主要有三部分：控制泵、压力袖和连接管。使用原告产品的医疗机构为防止感染，在每个病人使用后更换一次压力袖。原告并不反对这样使用，并且在其出售的压力袖替换件的包装上标明“一次使用，不得重复使用”。顾客购买了控制泵和连接管时知道这是可以重复使用的，而在购买压力袖时知道这是一次性使用的。因此，顾客一般购买一个控制泵和连接管，而购买大量压力袖。被告制造并销售用于更换的压力袖。原告以帮助侵权为由起诉了被告。原告主张压力袖在更换时并没有损坏，可以使用三年。美国联邦巡回上诉法院认为，法院从来没有说过一个部件只有在不能再使用时才是报废的（spent）。当继续使用一个部件是不可行或不实际的时，就要更换，这个部件就是报废的。原告主张压力袖理论上可以用三年。但因为有感染的危险，这种主张是不可行的。原告的客户从来没有同意将使用过的压力袖消毒后再使用，并且原告在销售时就标明这是一次性使用的。从原告的意图看，它是允许客户更换压力袖的。因此，客户的修理权利包括更换压力袖的权利。因客户的行为是修理而不是再造，被告不构成帮助侵权。
8、“钻头案”（Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.）[x]
这是美国联邦巡回上诉法院于1997年作出的一个判例。该案专利涉及一个钻头。钻头主要由金属钻杆和碳化物钻尖构成，钻尖具有特殊的造型提高了钻透能力。钻尖是用华氏1300度的温度焊接在钻杆上的。这种钻尖通常在钻透1000英寸厚的物体后会变钝，需要打磨。原告认为钻尖是可以打磨的，并在出售钻头时提供了如何打磨的说明。被告提供钻头维修服务，包括打磨和更换钻尖。当钻尖不能再打磨时，被告应客户的要求更换钻尖。其更换钻尖的方法是用华氏1300度的高温把钻尖卸下，再焊上一个长方体碳化物。该物冷却后被加工成专利钻尖的形状。原告主张被告更换钻尖的行为是对钻头的再造，并向法院提起诉讼。一审法院认为被告的行为只是修理。二审中美国联邦巡回上诉法院认为，在认定被告是否制造一个新产品时有很多因素需要考虑，包括：被告行为的性质、更换的部件的性质和它是如何设计的（是否其中一个部件的使用寿命比整个产品的使用寿命短）、针对该部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等。就被告行为的性质而言，被告不只是以一个新的部件替换旧的部件，而是通过几个步骤完成钻尖的更换、定型和整合。这些工作实际上是在专利产品报废后进行重新制造。从更换部件的性质看，这不是一个专利产品的使用寿命明显长于某一部件的明显情况。钻尖不像Wilson案中可拆的刀片那样必须定期更换。钻尖不是作为一个可更换件而制造的，虽然可以经过几次打磨而延长使用寿命。生产者的意图及使用者的预期中，钻尖的寿命不比钻杆短。钻尖不是用易于拆卸的办法固定在钻杆上的。就提供该服务的市场来说，没有证据证明已形成钻尖更换的实质市场，没有证据证明大量的用户更换钻尖或除被告之外的很多公司提供更换钻尖的服务。没有人生产钻尖替换件。虽然有的顾客选择更换钻尖，但只有一少部分的钻尖被更换。就专利权人的意图来说，没有证据证明专利权人的意图支持更换钻尖是修理的主张。原告从来没有更换钻尖的意图，它不生产和销售可更换的钻尖，没有提供如何更换的说明。虽然修理和再造的区别不只是决定于专利权人的意图，专利权人没有生产和销售可更换钻尖的事实与更换钻尖不是修理的结论是一致的。虽然没有区分修理和再造的确切的标准，但根据本案中的所有情况，被告的行为属于再造，侵犯了专利权。
9、“打印机墨盒案”（Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.）[xi]
这是美国联邦巡回上诉法院于1997年作出的判例。本案中专利权人惠普公司拥有几个关于喷墨打印机的专利，主要包括墨盒及墨盒内的部件。惠普公司依据其专利生产和销售了不可重新灌注的墨盒，并在墨盒上标明“立即扔掉旧的墨盒”。被告购买了惠普公司的新墨盒并改造为可重新灌注的墨盒进行销售。惠普公司对被告提起诉讼。美国联邦巡回上诉法院认为，当惠普公司在没有限制条件的情况下销售被专利保护的产品时，买方及随后的买方就获得了对专利产品进行修理的默示许可，但不包括再造专利产品的权利。被告的改造不是一般意义上的修理，因为被专利保护的墨盒没有被破坏或变得有缺陷。被告的改造改善了该专利墨盒的应用性，不是不允许的“再造”，更近似于对不成熟的修理。虽然专利权人的意图是该墨盒是不可重新灌注的，但与专利权人意图相悖的修改不一定就是再造。在缺少合同限制的情况下，买方有权对所购买的产品进行修改，只要不是对已经报废的产品进行再造就可以。因此，法院认定被告的行为“类似修理”，而不是“再造”，不构成对惠普公司专利权的侵犯。
10、“冲浪艇案”（Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.,）[xii]
这是美国联邦巡回上诉法院于2001年作出的判例。原告拥有一项冲浪艇专利，专利产品中有一个可拆卸的尾翼。被告生产一种尾翼，可用于原告生产的冲浪艇。与原告冲浪艇上的尾翼相比，被告生产的尾翼加了橡胶边，对使用者来说更安全。被告销售这种尾翼，供购买了原告冲浪艇的人进行更换。原告提起诉讼指控被告构成间接侵权。一审法院认为被告构成帮助侵权和引诱侵权，主要理由是：被控侵权产品的使用方式具有重要意义。虽然原告产品的使用人有权更换用旧的或损坏的尾翼，但冲浪艇的使用人购买被告尾翼的目的是为了安全。被告产品的特点刺激了冲浪艇使用人用被告的产品更换下冲浪艇上新的尾翼。用其他尾翼更换下没有损坏的尾翼实质上制造了一个新产品，构成侵权。美国联邦巡回上诉法院认为，“修理”一般指的是更换用旧的或损坏的部件，但这里也应包括既没有损坏也没有用旧的部件。法律并不禁止购买者提前更换某些部件。侵权的认定取决于更换的程度而不是目的。尽管延长使用寿命是更换部件的主要原因，但不是法律允许的唯一原因。即使一个尾翼是专门为更换专利产品上的尾翼而设计的，用这个尾翼更换专利产品上的新尾翼也不构成“制造”一个专利产品。因此，冲浪艇的购买者有权更换尾翼。被告制造并销售尾翼的行为不构成帮助侵权和引诱侵权。
11、“一次性相机案”（FUJI Photo Film Co. Ltd.V. Jazz Photo Corporation）[xiii]
这是美国联邦巡回上诉法院2001年作出的一个判例，富士公司对该案的上诉申请已被美国最高法院于2002年6月驳回。富士公司生产一种一次性相机“镜头胶卷一体机”，并就该相机在美国申请了14项专利。富士公司的相机是一种比较简单的相机，主要部分是一个外塑料包装，包括快门、快门按纽、镜头、卷轴、胶卷前进装置、计数器，以及一些型号中还有闪光灯和电池。富士公司原设计这种相机为一次性使用。胶卷用完后，由胶卷冲洗人将外塑料包装拆开，取出胶卷。而被告购买了旧相机进行了加工。加工过程是：去掉纸盖；打开塑料包装；放入新胶卷和胶卷盒；为某些相机更换卷轴；更换电池；重置计数器；重新封装；加上新的纸盖。被告将加工后的相机进口到美国。富士公司向美国国际贸易委员会申请发布禁止被告进口的命令，美国国际贸易委员会认可了富士公司的申请。被告向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。美国联邦巡回上诉法院首先对相机按首次销售地进行了区分：区分修理和再造的依据是专利权是否用尽。如果一个专利产品合法地投入到美国市场，在后的购买者因专利权用尽不用承担任何责任。富士公司称进口的相机中一些是在国外制造和销售的。如果产品首次销售地在国外，则美国专利没有用尽。只有根据美国专利进行首次销售，首次销售原则才可以适用。我们的决定只适用于因在美国首次销售而专利权用尽的相机。进口国外制造的相机并不因为加工而免于承担侵权责任。然后，法院针对首次销售在美国的相机作出了认定：虽然在相机的包装上有说明，让顾客不要取出胶卷，而是将相机交给胶卷冲洗人，并警告打开包装有受电击的危险，还说明在冲洗后相机不再返还给顾客。但在销售相机时并没有明示的转售和使用条件的限制。我们不认为在包装上的说明是对二次使用的限制，这只是使用说明或危险警告，不是双方的合意或销售的条件。转售和购买用过的相机都不违反合同或使用条件。另外，富士公司的其中一项专利是该相机的外观设计专利，对此，法院认为，外观设计专利描述了相机的外形，相机外形并没有因“加工”程序而改变，它仍然是原来的样式。被告的相机与原来的相机具有相同的外观设计。专利权用尽适用于外观设计专利。外观设计专利权，与其他所有专利权一样，因无限制条件的首次销售而用尽，进口和销售更换了部件但仍采用原来外观设计的产品不构成侵权。因此，针对首次销售发生在美国的相机，该院认为因专利权在首次销售时用尽，被告的行为是允许的修理，不构成要侵权。
二、对有关美国判例的分析和思考
（一）对有关美国判例的分析
美国的有关判例基本上可以分为以下三类：
第一类是认定为“再造”并判令被告承担侵权责任的。在上面所介绍的案件中，“棉包捆扎带案”、 “冶金气泵案” 、“钻头案”属于这种情况。美国最高法院在“帆布车顶案”中总结的“再造”标准是：“再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，‘实质上制造一个新产品’的重新制造。”实质上，认定“专利产品作为一个整体报废”是一件困难的事情。任何一个产品都不可能使用到其中任何一个部件都不能再使用。在上述判例中，“棉包捆扎带案”中的金属扣、“钻头案”中的钻杆等都是可以再使用的，法院仍然认定专利产品已经“作为一个整体报废”。“冶金气泵案”比较特殊，因为此案中专利权人销售的只是专门用于实施专利的部件而不是整个专利产品。
第二类是认定为“修理”并判令被告不承担侵权责任的。在上面所介绍的判例中，“刨床案”、“帆布车顶案”、“离合器案”、“压力袖案”和“一次性相机案”都属于这种情况。美国最高法院在“帆布车顶案”中总结的“修理”标准是：只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有人修理财产的合法权利。而实际上，美国法院在作出修理和再造的认定时，还考虑了其他因素。在“离合器案”中，美国联邦巡回上诉法院将“修理”的范围进一步扩大，修理不只是针对单个专利产品，把若干专利产品拆开重装仍是修理，以生产线组装、以商业规模销售都不影响对修理的认定。
第三类是认定为“类似修理”并判令被告不承担侵权责任的。在上面所介绍的判例中，“罐头加工机案”、“打印机墨盒案”和“冲浪艇案”属于这种情况。“类似修理”与“修理”的不同之处在于，修理是针对损坏或用旧的部件，目的是延长产品的使用寿命，而类似修理不仅仅是针对损坏或用旧的部件，其目的是改变产品用途或改进产品的性能。认定“类似修理”不侵权，实际上将因“修理”而免责的范围进一步扩大。
在区分“修理”和“再造”的过程中，美国法院考虑了以下因素：一是更换的部件与整个产品使用寿命的关系。如果更换的部件的使用寿命明显低于整个产品的使用寿命，则更易于认定为修理。在“刨床案”和“压力袖案”中，这一因素是起决定性作用的。但是反之，不能因为更换部件的使用寿命长而否定更换是修理。在“帆布车顶案”中，美国最高法院就否定了原审法院的这种主张。二是更换部件的难度。如果更换某一部件程序复杂，难度较大，则更容易被认定为“再造”。在“钻头案”中，更换钻尖的复杂性是法院认定再造的原因之一。但在“一次性相机案”中，修复旧相机的工作也有一定的难度，而法院没有把它作为考虑的主要因素。三是专利权人的意图。如果专利权人明确表示或认定某一部件是可以更换的，则法院认定更换这一部件是修理。如“刨床案”、“压力袖案”等。如果专利权人认为某一部件是不可以更换的或是不可重复使用的，则要根据具体情况进行分析。如果一般用户也认同专利权人的意图，认为这一部件是不可以更换的，则可能认定更换构成“再造”，如“钻头案”。但如果这只是专利权人的一厢情愿，法院仍可以认定更换是修理，如“打印机墨盒案”和“一次性相机案”。四是用户使用专利产品的方式，如果用户将专利产品自愿破坏并抛弃，则更易于认定“专利产品作为一个整体报废”，从而将加工行为认定为再造，如“棉包捆扎带案”。但在“一次性相机案”中，法院没有考虑这一因素。五是更换部件的市场需要状况。如果有实际的对更换部件的市场需求，则更易于被认为是修理。反之，则更易于被认为是再造，如“钻头案”。
在“帆布车顶案”中，美国最高法院明确否定了将更换部件的重要性和价值作为考虑因素的观点。虽然在该案中个别法官对此持不同意见，但在以后的案件中，最高法院的意见一直被遵循。更换的部件是不是发明的核心，更换的部件是不是专利产品中价格昂贵的部件，美国法院在认定修理还是再造时都没有给予考虑。
从上面的分析可以看出，虽然美国判例对于区分修理和再造划定了原则性的标准，并给出了考虑的因素，但在综合考虑各种因素作出认定时可能出现截然不同的结论。正如美国联邦巡回上诉法院在“钻头案”中所说，“没有区分修理和再造的确切的标准”。
（二）对有关美国判例的思考
在美国的有关判例中，法院往往注重分析的是案件中的具体事实与以前判例的异同，最后作出修理或再造的认定。在认定的过程中，笔者认为还存在着更深层次的东西值得我们思考。
1、区分修理与再造的法律考虑。区分修理与再造的法律依据主要是专利权用尽原则和专利法关于制造专利产品的规定。专利权用尽原则主要指的是，专利权人或专利权人授权的人将专利产品售出后，专利权人在该产品上的专利权已经用尽，无权再干涉他人转售和使用该产品。在使用的过程中，往往需要对产品进行维修。美国法院依据专利权用尽的原则，认定这种维修权也由专利权人转让给了顾客。正常的维修受专利权用尽的控制。所以修理是允许的。而根据专利法的规定，制造权是专利权人对专利独占权的重要内容。如果对专利产品的维修不是正常的维修，而是制造了专利产品，则应被法律所制止。这就出现了区分修理和再造的困难。当然在认定再造时，法院坚持了认定专利侵权的要件，即专利保护的是整个技术方案，而不是某个技术特征。这样，对某一个部件的更换就不会构成专利侵权。在每一个案件中，法院都在专利权用尽的原则和专利法关于制造专利产品的法律规定之间进行比较，以划定二者之间的界限。
2、区分修理与再造的利益考虑。法院在区分修理和再造时，还不时在衡量专利权人和专利产品使用人的利益。在认定修理时，法院会考虑这样是否会过分损害专利权人的利益，从而使专利法关于鼓励发明创造的目的不能实现。在“刨床案”中，美国最高法院就曾明确指出，如果只是对购买的专利产品更换刀片，这对专利权人有什么损害呢？其实在每个案件中，法院都不可能不考虑其结论对专利权人的影响。在“冶金气泵案”中，专利权人只销售了专利中的一个部件冶金气泵，最后法院认定向专利权人的客户销售冶金气泵的被告构成侵权。如果专利权人销售的不是冶金气泵而是整个“空气注入设备”，按“帆布车顶”案所确立的原则，被告向专利权人的客户出售其中的部件冶金气泵是不可能构成侵权的。这样就出现了看似矛盾的结论，同样一个专利，被告的同样行为可能导致不同的后果。其原因在于专利权人实现其专利的方式不同。如果专利权人出售整套空气注入设备，则被告只出售其中一个部件对专利权人利益不会有实质性损害，专利权人可以从销售整套新产品中获得充分的利润。但在专利权人只销售其中一个专用部件时，如果再允许他人向专利权人客户销售这种部件，则对专利权人是致命的损害。所以，看似矛盾的结论的背后有利益方面的考虑。另一方面，法院在区分修理和再造时也在考虑专利权人客户的利益。法院区分修理和再造考虑的因素之一是更换部件的市场需要状况，这就是从专利权人客户的角度来考虑的。如果市场需求大，则说明很多客户有这种要求，这时就不能轻易地认定侵权，否则会损害客户的利益。如果市场需求较小，则认定侵权也只影响个别客户的利益。
3、区分修理与再造的政策考虑。在处理专利权人与生产专利配件或对专利产品提供服务的企业之间的纠纷时，还会涉及潜在的竞争政策。竞争是市场经济的基石，而专利是竞争的例外。当竞争走向垄断时，拥有专利者主要是在市场上具有一定经济优势的大企业，专利成为这些企业进一步加强其垄断地位的手段。小企业往往没有能力与大企业直接竞争，而是通过为大企业的产品提供配套服务以求生存和发展。而大企业往往不但想独占专利产品市场而且想独占该产品的配套服务市场，并以专利威胁提供配套服务的其他企业。在处理因此而引起的修理与再造争议时，法院在坚持专利法原则的前提下，尽量维护竞争政策，并试图通过纠纷的解决，在允许的行为和不允许的行为之间划定界限。这样，使为专利产品提供配套服务的小企业明白什么行为是允许的，什么行为是禁止的，以便更有效地与专利权人进行竞争。
4、区分修理与再造的效益考虑。区分修理与再造，不但涉及到双方当事人的利益，有时还涉及到社会效益的问题。追求社会效益最大化，不但是经济学家研究的问题，也是法院在处理纠纷时潜意识中思考的问题。当一件产品因某一部件损坏而不得不被抛弃时，无疑是社会财富的浪费，有损于社会效益。对有利于社会效益的行为，法院往往会采取鼓励的态度。如，将不可灌注的墨盒改造为可灌注的墨盒，将“一次性相机”加工后再利用，都因“物尽其用”而减少了浪费。而“棉包捆扎带案”中的金属片和“钻头案”中的钻杆，在被再次利用时所起的作用也只是普通的金属片和金属杆，即使不被再次利用而是作为金属废品处理，也谈不上浪费。
三、制定我国有关规则的思考
对于专利产品修理与再造的区分，我国目前尚没有明确的法律规定。下面就如何制定我国的有关规则和美国判例对我国司法的借鉴意义谈一下自己的认识。
1、制定有关规则的必要性。虽然我国目前还极少见到涉及专利产品修理与再造争议的案件，但从美国的情况看，这种纠纷肯定会在我国出现。随着我国市场经济的发展，竞争会造成企业个体上的优胜劣汰和企业经营方式上的不断细化。这时会出现专门为大企业的专利产品提供配套服务的企业。双方之间就小企业的行为是否侵犯专利权的争议不可避免。法院需要依据一定的规则来认定修理和再造。虽然认定的法律依据是专利权用尽原则和专利法关于制造专利产品的有关规定，但如果没有具体的规定可依照，法院掌握的标准可能很不统一。我们的法律传统是审理案件依据法律规定而不是判例，这就需要我们有预见性地制定一些必要的规则。
2、制定有关规则的总体思考。法律规则越具体，在执法过程中出现的差异越小，越有利于执法的统一。但另一方面，制定具体规则的前提是，在事实方面对规则所可能适用到的情形都有合理的预料，在法律方面已有公认或基本公认的归责体系。就区分专利产品的修理与再造而言，制定具体规则的前提是很难具备的。美国一个巡回上诉法院曾指出：“试图在这个问题上制定一个规则是不可行的，也是不明智的，因为专利发明数量巨大，情况各异。每个案件必须根据所有事实和当时情况，在理解发明的范围、性质和目的以及双方公平合理的意图的基础上，再作出决定。在明确了权利要求书和说明书的内容以及专利设备在什么情况下损坏的前提下，修理与再造的认定更多地依据通常意识和理智判断，而不是技术规则和定义。”[xiv]美国法院在区分修理与再造上进行了一百多年的探索，到现在仍然“没有区分修理和再造的确切的标准”。上述论断以及美国法院在区分修理与再造问题上的实际做法，值得我们思考和借鉴。笔者认为，鉴于区分修理与再造的复杂性，我们目前可以制定一些原则性规定。至于具体规则，在前提不具备的情况下可以暂不制定。
3、对“收集专利产品零部件组装专利产品”的分析。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第二十七条规定，“下列行为属于制造专利产品的行为：……（二）收集已售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品”。在美国的判例中，“离合器案”涉及的正是将专利产品上的零部件重新组装成专利产品，并且个别情况下还增加了新的部件。但美国法院认定这种行为是修理而不是再造。笔者认为，最高法院司法解释讨论稿的规定扩大了再造的范围。为维持专利产品的使用而更换零部件一般认为是修理，当然这一零部件是取自其他专利产品时更不会影响修理的定性。把多件专利产品进行重新整合而组装成新的专利产品，要根据具体的情况去认定是否是再造，如：原来专利产品是否已作为一个整体报废，这种组装的复杂性和难度，市场需要状况等。将这种行为一概规定为属于制造专利产品的行为是不合适的。特别是在美国针对类似情况有结论完全相反的判例的情况下，我们最好暂不对此行为进行定性。
4、对“使用回收的包装物外观设计专利产品”的分析。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第二十七条还规定，“下列行为属于制造专利产品的行为：……（三）为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品”。在美国的有关判例中，笔者没有见到回收使用包装物外观设计专利产品的判例，但美国判例中的一些原则可以帮助我们对此进行分析。首先，从行为人的行为方面分析。行为人所从事的行为是“回收”和“包装自己的产品”（使用、销售）的行为。也就是说。如果不考虑其专利产品的标的物对象，行为人再购买并使用该专利产品，然后再把它作为自己产品的一部分一起出售。这种行为无疑是受专利权用尽原则控制的，是不侵犯专利权人的专利权的。其次，从外观设计专利产品方面分析。在“一次性相机案”中，美国联邦巡回上诉法院指出，专利权用尽的原则适用于外观设计专利产品。即使该外观设计专利产品出现了破损，他人对该产品进行了修理，使之又与外观设计专利保护的产品的外观一致，行为人也不构成侵权，因为专利权已经用尽。专利权用尽的原则适用于各类专利产品，这一点是不存在争议的。因此，就外观设计专利产品而言，他人回收和使用是不构成侵权的。再次，就包装物方面分析。包装物与其他产品的不同在于使用方式上的不同，这种使用方式的不同并不改变其单独是一个产品的特征。按专利权用尽的原则，专利产品售出后，他人再转售和使用该产品，专利权人都无权控制。也就是说，他人不管以何种方式使用该产品，专利权人都无权过问。包装物是不是只是供一次性使用，在使用之后就整体报废了呢，这要根据具体情况分析。有的包装物在使用一次后就不能再使用，但有的包装物在使用后仍完好无损，可以再次使用。如果专利权人生产该包装物的意图就是一次性使用，法院也不能根据专利权人的“一厢情愿”而认定再次使用就是违法。就像“打印机墨盒案”和“一次性相机案”中的情况一样，专利权人单方的意图对于认定是否是再造并不起决定性作用。综上，把回收包装物外观设计专利产品重新使用的行为分开分析，无论如何都得不出属于再造的结论。把这种行为综合起来看，也看不出认定再造的法律依据。如果该回收人回收的包装物外观设计专利产品是破损的，回收人经过加工后又重新使用，则可能会出现此加工行为属于修理还是再造的争议。回收并使用完好无损的包装物外观设计专利产品，是不会产生修理还是再造的争议的。笔者认为，禁止回收利用他人的包装物外观设计专利产品可能是出于公共利益考虑。包装物外观设计专利产品因与众不同，可能成为消费者识别该包装物所包装的产品的因素。如果允许他人回收使用该包装物，可能引起消费者的混淆。但这种考虑是不正当竞争法的范围，是与专利法无关的。试想，如果专利权人甲拥有一项酒瓶外观设计专利，甲生产了酒瓶销售给乙酒厂，乙酒厂用这种酒瓶包装了其生产的酒后对外销售。丙酒厂回收了乙酒厂使用过的酒瓶并包装了自己生产的酒对外销售。如果消费者只从酒瓶上辨别商品，可能将丙酒厂的酒误认为乙酒厂的酒，这属于丙酒厂是否构成对乙酒厂不正当竞争的问题，与专利权人甲是没有关系的。专利权人甲的专利权在其销售酒瓶时已用尽了。丙的行为也不会影响甲的利益。因为丙回收酒瓶的行为证明了甲的酒瓶的价值，甲可以以更高的价格销售其新酒瓶。我们可以问，丙的行为对专利权人甲有什么损害呢，我们有充分的法律依据和正当的理由禁止丙使用完好无损的旧酒瓶而去购买甲的新酒瓶吗，这对社会效益有益吗？根据上述分析，笔者认为，司法解释讨论稿中这一规定是不合适的。
5、制定有关规则的具体思考。虽然我们需要制定关于区分修理与再造的具体规则，但鉴于这一问题的复杂性和我们经验的缺乏，有时规定得越具体反而越不合理。这时不如先制定一个原则，在以后有比较成熟的经验的基础上再制定更具体的规则。最高法院司法解释讨论稿的第二十七条第二款对法律允许的修理作了规定：“专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为。”该规定将行为主体限定为“专利产品的合法使用人”太窄。认定修理行为不应限定主体，而应限定修理的对象。修理的对象必须是专利权人生产或授权生产并出售的专利产品。笔者建议参照美国法院掌握的原则作如下规定：“在专利产品整体报废以后，又在该产品的基础上再造出专利产品的，视为制造专利产品的行为。为使专利权人生产或授权生产并出售的专利产品能够正常使用或更好地发挥性能，对该产品进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为。在认定是否是维护性行为时，应结合专利权利要求书、说明书，并考虑到该行为的复杂程度、专利产品的性质和使用状况等因素。”
6、美国判例对我国司法的借鉴意义。面对可能出现的关于专利产品修理与再造的纠纷，我们不能指望有确切的可以适用于所有纠纷的标准。最高法院的司法解释公布后，其规定也只涉及指导原则或个别具体情形。实践中出现的情况可能会复杂得多。这种情况下，美国的有关判例可以作为我们审理有关案件的重要参考。虽然我国与美国的法律制度有根本差异，但在专利法方面两国的法律规定基本没有差异。这样，我们借鉴美国关于专利产品修理与再造的判例就不存在制度和法律规定方面的障碍。
（闫文军 山东省高级人民法院民三庭法官，中国社会科学院知识产权中心博士研究生）
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[1]山东省高级人民法院民三庭法官，中国社会科学院知识产权中心博士研究生。
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[i] 笔者所见到介绍有关判例的著作有：李明德：《美国知识产权法》（2003），法律出版社，第62页；程永顺、罗李华：《专利侵权判定》（1998），专利文献出版社，第282页；尹新天：《专利权的保护》（1998），专利文献出版社，第50页。
[ii] 该司法解释的讨论稿公布在“中国知识产权司法保护”网站（http://www.chinaiprlaw.com/spxx/spxx247.htm）。有关“修理”与“再造”问题的规定是该司法解释讨论稿的第二十七条。
[iii] Wilson v. Simpson,50 U.S. (9 How.) 109 (1850)。为了更直观和便于引用，笔者以案件所涉及的专利产品命名每个案件。
[iv] Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89（1882）。
[v] Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)。
[vi] WILBUR-ELLIS CO. v. KUTHER, 377 U.S. 422 (1964)。
[vii] Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755, 3 USPQ2d 1852 (Fed. Cir. 1987)。
[viii] The Carborundum Company d/b/a Metaullics Systems Division and Metaullics Systems CO. L.P.V. Molten Metal Equipment Innovations, INC. 94-1298,-1342, 95-1015,-1024,-1032,-1033. (Fed. Cir. 1995)。
[ix] Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc., 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996)。
[x] Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 43 USPQ2d 1620 (Fed. Cir. 1997)。
[xi] Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445, 43 USPQ2d 1650 (Fed. Cir. 1997)。
[xii] Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd., 264 F.3d 1062, 1065, 60 USPQ2d 1056, 1058 (Fed. Cir. 2001)。
[xiii] FUJI PHOTO FILM CO., LTD.V. JAZZ PHOTO CORPORATION, 264 F.3d 1094. (Fed. Cir. 2001) also: http://www.usdoj.gov /osg/briefs/2001/0responses/2001-1376.resp.html.
[xiv] Goodyear Shoe Machinery Co. v. Jackson, 112 F. 146, 150:
